El licenciamiento de una marca en Perú es un proceso legal que permite a un titular de marca autorizar a un tercero el uso de su signo distintivo bajo ciertas condiciones y términos. Este procedimiento está regulado principalmente por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo N° 1075. A continuación, se detalla el procedimiento y las consideraciones clave para licenciar una marca en Perú.

Concepto y Naturaleza del Licenciamiento de Marca

El licenciamiento de una marca es un acuerdo en el que el titular de una marca registrada (licenciante) otorga a otra parte (licenciatario) el derecho a usar la marca en relación con ciertos productos o servicios. Este derecho puede ser exclusivo o no exclusivo y suele estar sujeto a condiciones específicas acordadas por ambas partes.

Tipos de Licencias

1. Licencia Exclusiva: El licenciante otorga el derecho exclusivo de uso de la marca al licenciatario, renunciando al uso de la marca en las mismas condiciones y áreas de mercado durante la vigencia del acuerdo.
2. Licencia No Exclusiva: El licenciante otorga el derecho de uso de la marca al licenciatario, pero se reserva el derecho de otorgar licencias similares a otros terceros y de usar la marca personalmente.

Requisitos Legales para el Licenciamiento de una Marca

Para que una licencia de marca sea válida y oponible a terceros en Perú, deben cumplirse ciertos requisitos legales y administrativos:

1. Contrato de Licencia: Es esencial contar con un contrato de licencia por escrito, en el que se especifiquen claramente los términos y condiciones del acuerdo, incluyendo el alcance de la licencia, duración, territorio, productos o servicios autorizados, y las obligaciones de ambas partes.
2. Inscripción en INDECOPI: Aunque no es obligatorio inscribir el contrato de licencia en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para que sea válido entre las partes, sí es recomendable hacerlo para que la licencia sea oponible a terceros. La inscripción proporciona publicidad y protección adicional al acuerdo.

Procedimiento para la Inscripción de una Licencia de Marca en INDECOPI

1. Presentación de la Solicitud: El proceso comienza con la presentación de una solicitud de inscripción de la licencia ante INDECOPI. La solicitud debe ir acompañada del contrato de licencia o un extracto del mismo, debidamente firmado por ambas partes.
2. Revisión y Evaluación: INDECOPI revisa la solicitud y los documentos presentados para asegurarse de que cumplan con los requisitos legales y administrativos. Esta revisión incluye verificar que el contrato de licencia no contenga cláusulas que puedan inducir a error al consumidor o que contravengan el orden público.
3. Publicación: Una vez que INDECOPI ha evaluado y aprobado la solicitud, se procede a la publicación de la licencia en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial. Esta publicación sirve para dar a conocer al público y a terceros interesados la existencia de la licencia.
4. Registro: Después de la publicación y si no hay oposiciones, INDECOPI inscribe la licencia en el registro de marcas, otorgando así publicidad y protección oficial al acuerdo de licencia.

Obligaciones y Derechos de las Partes en el Contrato de Licencia

1. Licenciante:
   • Garantizar la validez de la marca licenciada.
   • Abstenerse de acciones que puedan afectar negativamente el derecho del licenciatario a usar la marca.
   • En caso de licencia exclusiva, no otorgar licencias adicionales ni usar la marca en el mismo territorio y condiciones.
2. Licenciatario:
   • Utilizar la marca según los términos acordados en el contrato.
   • Mantener la calidad de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca, en línea con los estándares del licenciante.
   • Pagar las regalías o contraprestaciones acordadas.

Consideraciones Finales

El licenciamiento de una marca es una herramienta estratégica que permite a los titulares de marcas expandir su presencia en el mercado sin necesidad de una inversión directa en nuevas áreas geográficas o segmentos de mercado. Al mismo tiempo, proporciona a los licenciatarios la oportunidad de aprovechar la reputación y el reconocimiento de una marca establecida.

Es crucial que tanto licenciante como licenciatario obtengan asesoría legal adecuada para redactar y negociar el contrato de licencia, asegurando que todas las disposiciones sean claras y equitativas, y que el acuerdo cumpla con todas las regulaciones aplicables.

Si necesitas asesoría en este tema, no dudes en contactarnos.